A partir del 10 de agosto de 2018, la Ley de la Propiedad Industrial sufrió una de las reformas más significativas e importantes desde las reformas a la legislación en el año de 1994. Dentro de las reformas del año 2018, se modificaron algunas figuras jurídicas ya existentes y se retomaron otras que habían estado presentes en nuestra legislación hace muchos años. Una de las figuras implementadas es la “Declaración De Uso Real y Efectivo de una Marca”, cuyo objetivo principal es evitar que las marcas que ya cuentan con un registro concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que no están siendo utilizadas por sus titulares, bloqueen o representen un obstáculo para el registro de solicitudes de marca que si están siendo utilizadas en el mercado mexicano pero que aún no se encuentran debidamente registradas o bien, que probablemente no están siendo utilizadas, pero ya cuentan con una estrategia comercial para lanzarse al mercado mexicano y desean obtener un registro de marca por parte de la autoridad.
El artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial fue reformado con la finalidad de establecer que el titular de una marca deberá realizar la declaración de uso real y efectivo ante el IMPI. Esta declaración deberá de ser presentada por única vez durante los tres meses posteriores a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado la concesión del registro.
Pongamos un ejemplo: La empresa “PPM” solicita una marca el 15 de junio de 2019 el IMPI otorga su registro el 10 de enero de 2020. PPM tendrá que presentar la declaración de uso de 3 años, a partir del 10 de enero de 2023, contando con hasta 3 meses para hacerlo, es decir, hasta el10 de abril de 2023.
En otras palabras, la autoridad da a los titulares de registros marcarios 3 años para realizar los preparativos necesarios y lanzar al mercado su marca. En caso contrario, deberá abrir paso a otras marcas que sí pretendan utilizarse.
- Declaración de Uso para registro de marca que tienen que ser renovados:
Los registros de marca nacionales y los registros de marca internacionales que fueron concedidos antes de la reforma del 10 de agosto del 2018 y que están en periodo de renovación, declararán uso de manera simultánea al procedimiento de renovación.
- Declaración de Uso después del tercer año de concesión de la marca:
Como mencionamos anteriormente, los registros nacionales y los registros internacionales que fueron concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, declararán uso dentro de los tres meses posteriores a partir de que se cumpla del tercer año posterior a su concesión.
En el caso de los registros internacionales de marca tramitados conforme al Protocolo de Madrid, la declaración de uso deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que OMPI notifique a IMPI la renovación del registro internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México haya cumplido tres años al momento de dicha renovación.
Por otro lado, es importante mencionar que, en la práctica, el ámbito de protección de los registros de marca nacionales e internacionales que declararán uso, sólo se mantendrá para los productos o servicios señalados específicamente dentro de la declaración de uso, perdiéndose la protección sobre los demás productos o servicios que fueron protegidos inicialmente en la solicitud de registro y sobre los que no se declaró uso.
¿Existen consecuencias negativas si no realizo la declaración de uso real y efectivo de mi registro de marca?
La respuesta es sí, el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su fracción tercera que, de no realizar la declaratoria de uso real y efectivo, el registro de la marca caducará y se perderá el derecho a su uso exclusivo, (recordemos que este sólo se obtiene mediante su registro ante el IMPI) y será necesario volver a realizar el trámite de registro para recuperar los derechos.
En conclusión, lo que pretende el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con la reimplementación de esta figura jurídica, es que exista la responsabilidad por parte del titular de un registro, de declarar el uso real y efectivo de su marca, para evitar que el registro de una marca que esté en desuso bloquee el registro o la concesión de otro. Asimismo, se busca que las marcas se registren para amparar únicamente los productos y servicios que efectivamente serán utilizados en la clase solicitada, con la finalidad de otorgar la concesión a registros que, a pesar de estar situados en las mismas clases, puedan ser aprobados por la autoridad con la finalidad de ampliar la oferta de productos y servicios en el mercado mexicano e impulsar a los emprendedores nacionales y extranjeros a invertir en nuestro país.
Quedamos en contacto para cualquier duda o aclaración.