El día 1° de julio de 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, que responde a la necesidad de homologar la legislación nacional en materia de Propiedad Intelectual a los compromisos adquiridos a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC. Esta nueva Ley entrará en vigor 90 días hábiles posteriores a su publicación.
La nueva Ley incorpora principalmente, los siguientes cambios:
EXAMEN DE MARCAS:
- Existe la obligación de señalar correo electrónico del titular de la marca en los trámites.
- Deberán señalarse los productos y servicios específicos a los que se aplique la marca en una solicitud.
- Se deberá indicar una fecha de primer uso de la marca, si la hay. Anteriormente, ese uso se limitaba a México, ahora la Ley ya no lo limita a un territorio.
- En marcas nominativas, se debe manifestar de forma expresa que los caracteres se usan en forma estándar.
- En el caso de las marcas solicitadas en copropiedad, cualquiera de los cotitulares podrá defender los derechos sobre la marca, salvo que las reglas de uso señalen otra cosa.
- Ya no constituye un impedimento para registrar como marca aquellos signos que atenten en contra de los buenos usos y costumbres, se mantiene solo la prohibición de registro de marcas solicitadas de mala fe.
- Una vez transcurrido el mes que se tiene para presentar oposición, las solicitudes de marca se sujetarán a un solo examen (forma y fondo).
- Como consecuencia del estudio se podrá expedir un solo oficio que incluiría requisitos, impedimentos legales y oposiciones, con un plazo total de 4 meses para contestar y presentar pruebas en torno a la oposición. A falta de contestación, se abandonará la solicitud.
- En caso de modificar la marca, aumentar el número de productos o servicios o sustituir o cambiar el producto o servicio señalado en la solicitud inicial, se dará lugar a una nueva solicitud.
- Establece la forma de suspensión de una solicitud y cambia en lo siguiente: la suspensión se debe solicitar dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 225 de esta Ley, esto es, no contempla plazo de gracia y se puede suspender también por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.
- Terminado el plazo para presentar los alegatos de la oposición (si hay), el Instituto procederá a emitir su resolución respecto a la solicitud de marca.
VIGENCIA DE DERECHOS:
- La vigencia de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales son 10 años contados a partir de la fecha de concesión, Anteriormente, la fecha de vigencia se contaba a partir de la fecha legal.
MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS:
- Se mantienen los principales puntos que caracterizaban a la Ley anterior para la protección de marcas notorias y famosas, con algunas novedades:
- La nueva Ley permite la protección de marcas que no necesariamente sean conocidas en México, ampliando la protección a marcas que cuenten con un reconocimiento en el comercio global;
- El Instituto le emitirá un oficio de impedimento a la nueva marca solicitada, basada en la existencia de una marca que estime notoriamente conocida o famosa. Este oficio puede ser impulsado por un escrito previo de oposición por parte del titular de la marca notoria o famosa, o bien, bajo la facultad discrecional de la Autoridad;
- Se elimina la obligación de presentar como prueba información considerada confidencial, por ejemplo: inversión realizada, volumen de ventas de productos o servicios bajo la marca, valor económico que representa la marca, etc.
MARCAS DE CERTIFICACIÓN:
- El titular de la marca de certificación debe verificar constantemente las cualidades o características de los productos o servicios, además de los componentes y el origen geográfico de los mismos.
- La persona que solicite una marca de certificación, además de no comercializar los productos o servicios que certifica, debe ser una persona legalmente constituida que acredite la actividad de certificación conforme a su objeto social.
- Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, será posible cancelar una marca de certificación cuando su titular:
- a) No controle o no pueda ejercer legítimamente el control sobre el uso de la marca.
- b) Se involucre en la producción o en la comercialización de cualquier producto o servicio al que se aplique la marca.
- c) Permita el uso de la marca para fines distintos a la certificación, o
- d) Se niegue de manera discriminatoria a certificar o continuar certificando los productos o servicios de cualquier persona que mantenga las normas o condiciones que certifique dicha marca.
OPOSICION:
- Con las reformas a la Ley, la oposición se convierte en vinculante para el IMPI y para las partes involucradas en ella.
- Una vez que la solicitud sea publicada en la Gaceta Oficial, se contará con un plazo improrrogable de un mes para presentar oposición, por escrito, acompañada del documento de poder y del pago correspondiente.
- Durante el examen de la solicitud, el Instituto informará al solicitante sobre la oposición presentada para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de dos meses, con la posibilidad de dos meses adicionales (cuatro meses). En caso de no contestar la oposición, la solicitud se tendrá por abandonada.
- Concluido el plazo para responder la oposición, el Instituto abrirá un periodo de alegatos finales para que, en un plazo de 5 días, tanto el solicitante como el oponente manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, el Instituto procederá a dictar la resolución correspondiente a la solicitud de marca.
- El Instituto emitirá una respuesta a la oposición, argumentando los motivos de su resolución.
- La oposición no prejuzgará sobre el resultado del Examen que la Autoridad realice a la solicitud, pero el Examinador la debe estudiar y tomar en cuenta.
RENOVACIONES Y DECLARACIÓN DE USO:
- Las marcas concedidas a partir del 10 de agosto de 2018, deberán declarar su uso, indicando los productos/servicios específicos a los cuales se aplica. La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. De no presentar la declaración de uso, el registro caducará de pleno derecho.
- Se establece que, al momento de presentar la renovación, se deberá declarar bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios se encuentran libre de engaño o mala fe, de lo contrario el IMPI tiene facultades de oficio para iniciar un procedimiento de nulidad en contra del registro.
- La solicitud de renovación puede ser presentada seis meses antes o seis meses después de la fecha de vigencia. Asimismo, se deberá declarar el uso de los productos/servicios para los cuales se aplica la marca en México.
- El alcance de protección del registro se mantendrá sólo para aquellos productos/servicios que se señalen expresamente en la Declaración de Uso. Esta disposición se aplicaba antes de hecho, ahora se encuentra expresamente contemplada en la ley.
- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso.
- En caso de no presentar la renovación, el registro caducará de pleno derecho.
LICENCIAS Y CESIONES DE MARCAS:
- Eliminan la obligación de inscribir la licencia para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
- Ahora la persona que tenga concedida una licencia puede defenderla aunque no esté inscrita en el IMPI
- Se puede presentar consentimiento para romper la liga que establece el IMPI para efectos de cesión de marcas. No será aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos. El IMPI resolverá buscando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.
Quedamos en contacto para cualquier duda o aclaración.