Con fecha 18 de mayo de 2018 ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación de nuestro país una reforma sustancial a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual entrará en vigor el día 10 de agosto próximo, misma que representa el cambio más representativo a nuestro sistema de propiedad industrial en los últimos 25 años, por ello, es importante informar a ustedes sobre los cambios esenciales que la misma incluye, a saber:
1. MARCAS NO TRADICIONALES
Se modifica el concepto de marca para dar lugar a la protección de marcas no tradicionales, (sonoras, olfativas, imagen de negocio o trade dress) y se añade la figura de la “distintividad adquirida” o “secondary meaning”, para marcas en principio no registrables por descriptivas, genéricas o poco originales, pero que adquieren distintividad por el uso especial que les da su titular en el mercado.
2. MARCAS COLECTIVAS
Se complementa el capítulo de marcas colectivas con la inclusión de las marcas de certificación, señalando su regulación y ámbito de protección, así como ampliando los requisitos de deben contener las reglas de uso para este tipo de marcas.
3. LEYENDAS, FIGURAS NO RESERVABLES Y NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE
Deja de ser necesario señalar las leyendas y figuras no reservables y la nacionalidad de los solicitantes de marcas en los formatos de solicitud.
4. ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICOS
Se impone la obligación de incluir “específicamente” los productos o servicios a proteger con la marca, es decir, a partir de esta reforma los encabezados generales de las clases (“heading class”) no serán aceptadas como descripción única.
5. MALA FE
Se incluye la prohibición de registro a marcas solicitadas de mala fe, es decir de aquellas marcas que buscan obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio del legítimo titular de la marca.
6. IMAGEN DE LA PERSONA
Se da mayor protección a la imagen de las personas al prohibir el registro como marca de la imagen, voz identificable, retrato y firma de las mismas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente.
7. CARTAS CONSENTIMIENTO
Se reglamenta por primera vez el uso de cartas consentimiento para la obtención de registros marcarios, que regularmente se presentaban en la práctica cotidiana, pero que ahora ya estarán reconocidos en la Ley.
8. CAMBIOS EN LA OPOSICION
Se modifica el capítulo relativo al procedimiento de oposición incluyendo ahora un periodo de alegatos, obligando a la Autoridad a emitir una resolución en la oposición fundada y motivada.
9. USO DE LA MARCA “TAL Y COMO FUE REGISTRADA”
Se señala que las marcas deberán usarse “tal y como fueron registradas”, eliminando la posibilidad de usarlas con modificaciones que no alteraran el carácter distintivo.
10. MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS
Dentro del capítulo correspondiente a las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, para poder solicitar que la misma sea declarada o estimada Notoria o Famosa, se elimina la necesidad de tener que contar con un registro en México que cubra los productos o servicios en los que la marca originó su fama o notoriedad.
Con relación a los supuestos en los que procederá la nulidad de la declaratoria de fama o notoriedad, se han eliminado aquellos que referían a la falsedad de las pruebas en las que se sustente la declaratoria y cuando ésta se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.
11. USO REAL Y EFECTIVO DE UN REGISTRO DE MARCA
Se incluye la obligación del titular de una marca de declarar el uso real y efectivo de su marca al cumplirse tres años de su concesión, otorgando para ello un plazo de tres meses, de lo contrario, el registro se considerará como caduco. Esta declaración de uso aislada es por una sola vez ya que en lo sucesivo se mantiene la obligación de declarar el uso de la marca pero como parte del trámite de renovación.
Todos los Registros Internacionales que sean presentados a través del Protocolo de Madrid, se encuentran incluidos en la comprobación del uso real y efectivo.
12. PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA
En materia de procedimientos de declaración administrativa, las novedades que la reforma introduce a la legislación vigente son:
Introduce como causales de nulidad las siguientes: Los registros obtenidos por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular, o por cualquier otra persona que haya tenido relación directa o indirectamente con el titular. (artículo 151 – V) y los registros obtenidos de mala fe. (artículo 151 . VI)
Introduce como infracción administrativa:
- El uso como marca de los nombres de lugares de propiedad particular cuando se distingan por la producción de ciertos productos.
- El uso como marca de los nombres, apellidos, apelativos o pseudónimos de personas que hayan adquirido prestigio.
- El uso como marca de los nombres de obras literarias o artísticas, sus elementos y personajes.
- El uso como marcas de signos susceptibles de engañar o inducir a error.
- El uso como marca de denominaciones estimada o declaradas notorias o famosas.
La ley no había tenido enmiendas tan amplias y sustanciales en muchos años, por lo que consideramos que estos cambios fortalecerán el sistema de Propiedad Industrial en México y reforzarán los derechos de nuestros clientes.
Quedamos en contacto para cualquier duda o aclaración.